Postępowania UDRP są pełne zawiłości a wyroki arbitrów często zaskakują. Jedną z hipotetycznych sytuacji, które mogą wprowadzić zamęt w głowach sędziów jest ponowna rejestracja domeny przez tego samego abonenta po jej uprzednim wygaśnięciu, gdy w międzyczasie doszło do rejestracji znaku towarowego przez powoda.

Do głównych zadań arbitrów prowadzących postępowanie UDRP należy odpowiedź na pytanie, czy domena została zarejestrowana w „złej wierze”. Wymowa tego sformułowania jest kontrowersyjna. Jest ono często nadużywane w sposób godzący w wizerunek inwestorów domenowych. Bez wchodzenia w niuanse można przyjąć roboczą interpretację, że chodzi o przypadek, gdy abonent rejestruję nazwę będącą zarejestrowanym znakiem towarowym z intencją wykorzystania jej ze szkodą dla właściciela trademarku lub (tu zaczyna się pole do dyskusji) odsprzedania – właścicielowi trademarku bądź stronie trzeciej.

Tego typu przypadki zwykle rozstrzygane są na drodze postępowań UDRP lub ich przyspieszonej wersji URS. Sąd arbitrażowy, wydając orzeczenie, bierze pod uwagę rozmaite czynniki, takie jak czas rejestracji nazwy (czy została zarejestrowana wcześniej niż trademark), sposób jej wykorzystania, deklarowane plany abonenta związane z wykorzystaniem nazwy, a także to, czy abonent próbował sprzedać domenę właścicielowi trademarku bądź innym klientom. Wyroki o pozbawieniu domeny jej aktualnego abonenta na rzecz powoda zapadają stosunkowo często. Zdarzają się też przypadki odwrotne – gdy sąd orzeka, że powód dopuścił się próby „hijackingu”, czyli „uprowadzenia” domeny, nazywanej Reverse Domain Name Hijacking, w skrócie RDNH, lub odwróconym cybersquattingiem.

W ostatnich miesiącach instytucja UDRP stała się dla wielu brandów wygodnym narzędziem pozyskiwania cennych nazw. Rosnąca liczba przypadków przejmowania domeny przez właścicieli trademarków na drodze postępowania arbitrażowego odbija się echem w mediach i skłania do sięgania po podobne metody kolejne firmy. Często tego typu działania noszą znamiona zwykłego cwaniactwa, obliczonego na wyłudzenie nazwy od jej prawowitego dysponenta. Przykładowo, zdarzają się przypadki tzw. frontrunningu – szczególnie obrodziły one w początkach programu nTLD – polegającego na rejestrowaniu brandu w urzędzie patentowym lub sądzie w celu uzyskania prawa do odpowiadającej marce wartościowej domeny, np. premium.

Niestety orzeczenia sądów polubownych często budzą wątpliwości co do rzetelności arbitrów, a nawet ich kompetencji do orzekania w danej dziedzinie. O absurd ocierają się sytuacje, gdy powód argumentuje, że domena została odnowiona w złej wierze, a komisja przystaje na tę linię rozumowania. Dlatego istotne jest piętnowanie podobnych przypadków, a także zestawianie odmiennych wyroków w analogicznych sprawach, wytykanie niekonsekwencji w argumentacji i rozbieżności w orzecznictwie oraz „wyłapywanie” precedensów lub potencjalnych precedensów. Tylko w ten sposób środowisko domainerów może mieć jakikolwiek wpływ na orzecznictwo w procedurach UDRP – nawet jeśli będzie miał on charakter wyłącznie medialny i PR-owy (wobec braku sformalizowanych narzędzi oddziaływania na sposób funkcjonowania arbitrażu).

Wyprzedzając nieco przypadek, który zapewne prędzej czy później trafi na „wokandę”, warto się zastanowić nad tym, jak powinien wyglądać wyrok w szczególnej sytuacji konfliktu między abonentem a właścicielem znaku towarowego. Chodzi o sytuację, w której:
1. domena X została zarejestrowana, a następnie zwolniona przez danego abonenta,
2. po wygaśnięciu domeny X zarejestrowany został odpowiadający jej znak towarowy,
3. domena X została ponownie zarejestrowana przez tego samego abonenta,
4. właściciel trademarku wniósł o wszczęcie postępowania UDRP przeciwko abonentowi domeny X.

Jak na razie podobny przypadek to jedynie hipoteza. Być może orzeczenie w podobnej sprawie miało już miejsce, jednak nie zostało ono nagłośnione, a przynajmniej nie znalazłem na ten temat żadnej informacji. Do powyższej spekulacji zainspirował mnie jednak przypadek opisany przez Andrew Allemana w notce w serwisie DomainNameWire.com. Alleman przytacza „kazus” domeny Proquidity.com, która została zwolniona a następnie zarejestrowana ponownie – tuż przed tym, gdy brand Proquidity został zarejestrowany jako znak towarowy. Na szczęście komisja odrzuciła skargę ze względu na ewidentne uchybienie po stronie powoda. Co jednak, gdyby abonent nieco poślizgnął się z rejestracją i wszedł w posiadanie domeny, gdy nazwa Proquidity byłaby już trademarkiem?

W takiej sytuacji sprawa znacząco się komplikuje. Arbitrzy, jeśli chcieliby wykazać się solidnością, musieliby w orzeczeniu uwzględnić znacznie więcej czynników niż daty rejestracji domeny i znaku towarowego. Wyrok na niekorzyść abonenta musiałby opierać się na jednoznacznym ustaleniu „złych intencji” rejestranta wobec właściciela znaku towarowego, wyrażonych w wykorzystaniu domeny w sposób szkodliwy dla trademarku. Nie wiadomo bowiem, czy abonent zrezygnował z adresu i zarejestrował go ponownie na wieść o rejestracji odnośnego trademarku, czy po prostu przypomniał sobie o „zgubie” i postanowił po nią „wrócić”.

Tego typu kwestie są często niemożliwe do ustalenia. Mimo to arbitrzy nie zawsze przejmują się brakami w materiale dowodowym. Domainerzy i indywidualni abonenci są w podobnych sytuacjach zdani na łaskę osób powołanych do orzekania w sprawach własności intelektualnej. Gdy wyrok okaże się dla nich niekorzystny, pozostaje dochodzenie swoich praw w sądzie cywilnym – a to wiąże się z kosztami finansowymi oraz czasowymi, a także potencjalnymi stratami dla biznesu związanego z daną domeną.

Co zatem począć w podobnej sytuacji? Istotna jest świadomość pułapek i zapobiegliwość. Po prostu rejestrując domenę, warto sprawdzić, w jakim stopniu nasza własność jest zagrożona przez zakusy stron trzecich. Jeśli takie ryzyko istnieje, dobrze jest mieć odpowiednie „alibi”, które pomoże nam wykazać brak związków z cudzym brandem oraz prób naruszenia zarejestrowanego znaku towarowego. A jeśli padniemy ofiarą nierzetelności arbitrów, warto to nagłośnić – by zwiększyć presję medialną na sądy polubowne, aby unikały pochopnego orzecznictwa.

Tagi: Andrew Alleman, arbitraż, cybersquatting, frontrunning, Proquidity, RDNH, UDRP