Amerykański urząd ds. patentów i znaków towarowych (United States Patent and Trademark Office) dopuścił możliwość rejestrowania nowych końcówek jako znaków towarowych. Chętni do zabezpieczenia trademarków muszą jednak spełnić kilka warunków.

Końcówki w rodzaju .com, .net czy .biz z oczywistych względów nie mogą być rejestrowane jako trademarki. Jednak wraz z pojawieniem się nowych domen, które oferują rozległe możliwości promocji brandów, sprawa rejestracji rozszerzeń TLD jako znaków towarowych nabiera nowego wymiaru. No bo dlaczego trademarkiem nie mogłaby być np. domena .ibm? Urzędnicy USPTO najwyraźniej zadali sobie to pytanie, ponieważ zrewidowali swoją politykę w tym zakresie. Dzięki zmianie przepisów, gTLD w pewnych okolicznościach będą mogły zyskać status tradmarków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by tak się stało?

Po pierwsze, końcówka domenowa musi być postrzegana jako „identyfikator źródła” (source identifier), czyli wskazywać na źródło pochodzenia konkretnych towarów lub usług. Warunek ten może być spełniony, gdy deklarowana branża operatora domeny związana jest z towarami lub usługami, które będzie on oferował za pośrednictwem stron w tej domenie.

Po drugie, podmiot wnioskujący o rejestrację TLD jako trademarku musi mieć ważną umowę rejestracyjną z ICANN.

W końcu po trzecie, usługi świadczone przez wnioskodawcę mają w pierwszym rzędzie przynosić korzyść podmiotom innym niż on sam. To niezbyt jasne sformułowanie oznacza, że oferta rejestru i rejestratora musi być adresowana do zewnętrznych odbiorców. W sytuacji gdyby operator końcówki udostępniał ją wyłącznie swoim pracownikom albo przeznaczył wyłącznie na użytek własnych działań marketingowych, TLD nie zakwalifikowałaby się do rejestracji jako trademark. Jeśli jednak TLD będzie udostępniana np. autoryzowanym dilerom firmy, do której należy domena, wymóg USPTO zostanie spełniony.

Decyzja USPTO z jednej strony wydaje się rozsądnym posunięciem w sytuacji, w której na rynku pojawia się duża liczba końcówek odpowiadających znanym brandom. Umożliwia ona bowiem rozszerzenie ochrony marek zarejestrowanych jako znaki towarowe. Z drugiej strony pojawia się wątpliwość wielokrotnie przewijająca się przez temat nowych domen – związana z ryzykiem ograniczenia ogólnej dostępności nazw generycznych przez firmy dysponujące prawem własności intelektualnej do danego terminu. Rozróżnienie między brandem a nazwą słownikową nie zawsze jest oczywiste, a prawo do posługiwania się pojęciami, jak się wydaje, nie powinno być limitowane sztywnymi przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dlatego niewykluczone że niebawem pojawią się kontrowersje w tej sprawie.

Tagi: ICANN, USPTO