Firmy, które udzielają innym podmiotom licencji na posługiwanie się swoją marką w tym rejestrację domeny, mogą pożałować tej decyzji. Adres nie będzie łatwy do odzyskania na drodze arbitrażu.

Andrew Allemann poruszył ciekawą kwestię na łamach serwisu DomainNameWire.com. Chodzi o częstą praktykę związaną z udzielaniem licencji na korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego. Dotyczy ona sytuacji, w których właściciel brandu nawiązuje współpracę z innym podmiotem, np. w zakresie produkcji lub dystrybucji swoich towarów. Często są to umowy transgraniczne, z podmiotami, które mają reprezentować markę w innym kraju.

W wielu przypadkach partner marki rejestruje jej nazwę, np. w domenie ccTLD przypisanej krajowi lub regionowi, w którym działa. W pewnym momencie współpraca między marką a licencjonowanym partnerem może się zakończyć. Jednak domena pozostaje w rozporządzeniu podmiotu, który zarejestrował ją w okresie trwania umowy licencyjnej i w ramach dozwolonych przez licencję.

Jeśli właściciel trademarku będzie chciał ją odzyskać, może napotkać na nieoczekiwane problemy. Były partner zapewne nie będzie chciał się łatwo rozstać z adresem. Z kolei arbitraż nie daje gwarancji przejęcia nazwy. Bardziej prawdopodobne jest orzeczenie niekorzystne dla właściciela brandu.

UDRP nie pozwoli na przejęcie domeny zarejestrowanej w dobrej wierze

Allemann twierdzi, że z tego typu sytuacjami spotka się często. Jako niedawny przykład podaje przypadek spółki Stall & Dean Manufacturing Co., producenta odzieży sportowej. Firma udzieliła licencji na korzystanie z jej trademarku spółce EFF, ale po pewnym czasie współpraca została zakończona. EFF zarejestrowała w tym czasie domenę StallAndDean.com, z której korzystała przez okres partnerstwa.

Adres był dostępny, ponieważ właściciel brandu – jak zaznacza Allemann – jest przedsiębiorstwem działającym w starym stylu, które nie zadbało odpowiednio wcześnie o zabezpieczenie domeny. Po zakończeniu współpracy EFF nie była jednak skora do przekazania adresu. W efekcie spółka Stall & Dean wszczęła postępowanie UDRP przeciwko EFF, by przejąć domenę. Arbitrzy odrzucili jednak skargę, uznając, że nazwa została zarejestrowana przez EFF w dobrej wierze w ramach umowy licencyjnej.

Jeśli nawet EFF obecnie używa adresu w złej wierze – choć arbitrzy bynajmniej nie doszli do takiego wniosku – to jednak nie został on z takich pobudek zarejestrowany. By wygrać postępowanie UDRP, „powód” musi wykazać zarówno to, że domena została zarejestrowana w złej wierze, jak i to, że jest w taki sposób używana – a taka sytuacja w tym przypadku nie zachodzi.

Domenę powinien kontrolować właściciel brandu. Warto też pomyśleć o rejestracjach prewencyjnych

W podobnej sytuacji może być wiele firm, które udzielają zewnętrznym partnerom licencji na posługiwanie się brandem, w tym rejestrację domeny. Sytuacja jest szczególnie kłopotliwa, gdy główny adres firmy – innymi słowy: najbardziej wartościowy z wizerunkowego punktu widzenia – trafia w obce ręce. Dlatego domena zawsze powinna znajdować się pod kontrolą właściciela zarejestrowanego znaku towarowego. Warto też pomyśleć o prewencyjnej (defensywnej) rejestracji brandu w najważniejszych rozszerzeniach, zarówno gTLD, jak i ccTLD – w zależności od rynków, na których działa firma. W taki sposób, by adresów nie mogły ich przejąć inne firmy lub cybersquatterzy.

Tagi: arbitraż, brand, EFF, licencja na domenę, rejestracja prewencyjna, Stall & Dean Manufacturing Co., UDRP