Baza Trademark Clearinghouse odnotowała już ponad 20 tys. przypadków rejestracji nazw odpowiadających zastrzeżonym znakom towarowym. Nie wszystkie z nich wiążą się jednak z cybersquattingiem.

Trademark Clearinghouse (TMCH) to baza znaków towarowych utworzona przez ICANN na użytek programu nowych domen. Dodanie trademarku do TMCH jest warunkiem uczestnictwa właściciela znaku w etapie sunrise delegowanej końcówki. Baza wysyła również swoim „klientom” powiadomienia o przypadkach rejestracji nazw odpowiadających zastrzeżonym w niej markom przez 90 dni po uwolnieniu domeny, w której nazwa jest rejestrowana (z kolei rejestrujący przy próbie rejestracji otrzymuje powiadomienie Trademark Claims informujące o fakcie zastrzeżenia nazwy). Do 11 marca TMCH rozesłała już 20 076 takich notyfikacji. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że w bazie zarejestrowanych jest niewiele więcej – bo 27 252 – marek, pomijając pozycje TM+50, które stanowią warianty zastrzeżonych trademarków. Średnio baza wysyła ponad 200 notyfikacji dziennie.

Czy to znaczy, że cybersquatting kwitnie dzięki programowi nowych domen? Niekoniecznie, choć z pewnością wielu cybersquatterów szuka „okazji” na drugim poziomie kolejnych uwalnianych końcówek, świadomie naruszając cudzą własności intelektualną. Jednak wiele z powiadomień TMCH może dotyczyć przypadków rejestracji nazw, których „sprawcy” nie są świadomi, że mają do czynienia z zastrzeżonym brandem. Z prostej przyczyny: trademarki znajdujące się w bazie ICANN to często pojęcia generyczne, zbliżone do generycznych lub często używane nazwy własne, np. geograficzne.

Wśród popularnych terminów przewijających się przez TMCH są takie generyki, jak auto, bank, credit, holiday czy shopping. Do ciekawych przypadków należą m.in. adresy luxury.guru, cloud.guru, bet.guru, realestate.guru, wedding.clothing, travel.singles, finance.holdings. To trademarki w domenach obsługiwanych przez Donuts zarejestrowane jeszcze na etapie sunrise. Co w nich interesującego, poza tym, że wydają się nadzwyczaj pospolite i „nietrademarkowe”? Zostały one zarejestrowane przez… innego uczestnika programu nowych TLD. Wszystkie z nich w bazie Whois mają przypisany adres 427 N. Camden Drive. To również adres rejestru What Box? Holdings, który w programie nowych TLD starał się o takie końcówki, jak .band, .discount, .fish czy .wedding, a także prawnika Thomasa Brackeya – zapewne powiązanego z rejestrem.

Wybieg zastosowany przez What Box? polega prawdopodobnie na frontrunningu, czyli pospiesznej rejestracji trademarków w sądzie, w celu zyskania pierwszeństwa przy rejestracji nazw w nowej domenie w ramach fazy sunrise. W przypadku rozszerzeń Donuts oznacza to sporą oszczędność: rejestracja „brandu” na etapie sunrise kosztuje jedynie 200 dolarów. Pierwszego dnia kolejnej fazy – Early Access Program – za rejestrację nazwy trzeba zapłacić już ponad 12 tys. dolarów. Nie trzeba oczywiście dodawać, że wybieg zastosowany przez What Box? nie ma nic wspólnego z ochroną faktycznych znaków towarowych. To jedynie sztuczka prawna pozwalająca na zdobycie cennego adresu.

Zdaniem Andrew Allemana z DomainNameWire.com, który – jak twierdzi – poświęcił tydzień na przeanalizowanie zasobów TMCH i zasad zastrzegania znaków towarowych, większość rejestracji trademarków ma rzetelne podstawy – nawet jeśli wiąże się z wykorzystaniem wyrazów pospolitych jako elementu brandu. Nieuchronnie pojawiają się też próby oszukania systemu (np. w/w adresy zaparkowane na GoDaddy). Niestety w obu przypadkach system zastrzegania znaków towarowych jest uciążliwy dla internautów, ponieważ ogranicza ich swobodę rejestrowania nazw będących „wspólną własnością” językową. Tym bardziej że zasady zastrzegania trademarków nie są wolne od mankamentów.

Regulamin ICANN przewiduje, że do bazy TMCH można wprowadzać zastrzeżone znaki słowne. Czym jest znak słowny? Tego nie precyzują żadne międzynarodowe standardy. To, co w jednej jurysdykcji uznawane jest za „czyste” słowo, w innej może być uznawane za znak słowno-graficzny. Zgodnie z prawem amerykańskim nawet jeśli nazwa w aspekcie czysto językowym nie zostanie zaakceptowana przez TMCH jako trademark (np. ze względu na jej ogólny charakter, jak w przypadku „bank”), to nazwa w połączeniu ze znakiem graficznym może już doczekać się takiej akceptacji. Ale w rejestrze TMCH będzie ona figurować jako wyraz, otwierając przed właścicielem trademarku pole do nadużyć.

Takim sytuacjom do pewnego stopnia zapobiega mechanizm przypisywania zastrzeganym terminom kategorii, odpowiadającej obszarowi działania właściciela trademarku, np. edukacja, zdrowie itp. Tu oczywiście pojawia się wątpliwość: co, jeśli mamy do czynienia z wielobranżową korporacją? Ale jest jeszcze inny słaby „punkt programu”: właściciel trademarku, który zastrzegł nazwę generyczną lub nazwę własną o szerokim zastosowaniu, np. geograficzną, może zablokować ją do rejestracji na etapie sunrise także w innych, nieodpowiadających „swojej” kategorii TLD. Przykładowo: jeśli Uniwersytet Kalifornii zastrzeże nazwę (znak słowno-graficzny) „California” w kategorii edukacja, może również zarejestrować tę nazwę w tak nieadekwatnych do profilu swojej działalności końcówkach, jak .guru czy .photography. Ba! Konflikt może pojawić się nawet w przypadku podmiotów teoretycznie równoprawnych względem danej kategorii. Weźmy domenę .college. Wydaje się, że dla college’u z Kalifornii, posiadającego zarejestrowaną markę California College, wymarzony adres to California.college. Również on musiałby zostać zaklasyfikowany do kategorii edukacyjnej. Jednak jeśli wcześniej „brand” „California” dla tej kategorii zastrzegł Uniwersytet Kalifornii, college będzie musiał obejść się smakiem.

Oczywiście California College również może uczestniczyć w etapie sunrise, ale jeśli dysponuje trademarkiem jedynie dla frazy „California College” – z adresu California.college nici. Znak towarowy w myśl regulacji ICANN traktowany jest jako całość, której przypisany jest drugi poziom w nowych rozszerzeniach. Nie można więc „przeskoczyć kropki” – czyli (to) span the dot, jak określa się ten „manewr” po angielsku – i rościć sobie prawa do takiego adresu na podstawie prawa do trademarku. Jedynie należący do Franka Schillinga rejestr Uniregistry idzie brandom na rękę i umożliwia takie działanie.

Konkretnego przykładu „zapobiegliwości” rejestracyjnej na etapie sunrise dostarcza Amazon. Gigant na bieżąco rejestruje nazwę „fire” w całej gamie nowych domen. Na jakiej podstawie? „Fire” to  jedna z wersji stworzonego przez Amazon czytnika Kindle – a zarazem zastrzeżony znak towarowy. Gdyby więc hipotetyczny producent rowerów o nazwie Fire chciał zarejestrować swój brand w domenie .bike, napotkałby na przeszkodę trudną do pokonania. Właściwie jedynym rozwiązaniem byłaby wygrana na aukcji z internetowym gigantem.

Nawet adres Fire.plumbing jest zarejestrowany przez Amazon!

Jak twierdzi Alleman, liczba podobnych przypadków nie jest duża, przynajmniej w ujęciu procentowym, ale jest faktem, że niektóre firmy wykazują nadgorliwość w zabezpieczaniu swoich marek, a inne wykazują „spryt” w przejmowaniu cennych nazw pod pretekstem ochrony trademarku. Pełny obraz sytuacji niestety jest trudny do nakreślenia, ponieważ baza Trademark Clearinghouse nie jest otwarta do publicznego wglądu. Jedynie otrzymując powiadomienie Trademark Claims przy próbie zarejestrowania zastrzeżonej nazwy, można się dowiedzieć, kto „zainteresował się” nią przed nami.

Lista popularnych terminów w bazie zastrzeżonych znaków towarowych Trademark Clearinghouse sporządzona przez Andrew Allemana z DomainNameWire.com:
·    active
·    adventure
·    auto
·    balance
·    bank
·    best
·    bet
·    bicycling
·    bliss
·    blues
·    brand
·    carinsurance
·    chef
·    Christ
·    Christmas
·    city
·    cloud
·    compassion
·    craft
·    credit
·    credit
·    direct
·    dirt
·    diy
·    domains
·    express
·    finance
·    fire
·    flex
·    flip
·    gold
·    gourmet
·    groove
·    heart
·    holiday
·    hotel
·    internet
·    jazz
·    karma
·    kilt
·    kiss
·    lifestyle
·    lux
·    luxury
·    madison
·    memo
·    money
·    natural
·    ninja
·    party
·    philosophy
·    physics
·    pizza
·    power
·    radio
·    realestate
·    rentacar
·    shopping
·    skinny
·    speed
·    spirit
·    storage
·    strategy
·    style
·    swing
·    tango
·    texans
·    texas
·    ticket
·    time
·    travel
·    vacation
·    wedding
Źródło: http://domainnamewire.com/(…)

Tagi: Amazon, Andrew Alleman, cybersquatting, DomainNameWire.com, Frank Schilling, frontrunning, ICANN, Kindle Fire, TMCH, Trademark Claims, Uniregistry, What Box?